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已有公知技术抗辩在专利侵权诉讼中的运用
2009-11-28 22:03:27发表  已被浏览过5801次    作者:admin

    对在专利侵权民事诉讼中运用已有公知技术进行抗辩,我国专利法一直没有直接的规定,但在国内外的司法实践中,已有公知技术抗辩是被广泛采用的一项否认侵权的抗辩原则。由于对该项原则的概念、特征、适用范围等方面的理解与适用,无论在理论界还是在司法实践中皆不尽一致,特别是对于已有公知技术抗辩在专利侵权司法审查与专利无效行政审查中的异同很少有人论及,故有必要对此进行深入的研究。

    已有公知技术抗辩原则的概念及特征
    已有公知技术抗辩原则的法律依据。虽然我国现行的专利法没有直接规定已有公知技术抗辩的内容,但是专利法第二十二条第二款规定:“新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内外公开使用过或者以其他方式为公众所知。”该条第三款同时规定:“创造性是指同申请日以前的已有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。”其中“已有技术”即为已有公知技术。该条款实质上是要说明,符合专利申请条件的新颖性和创造性必须是不为公众所知的已有技术,即不是已有公知技术,否则不符合专利授予条件。这就从新颖性和创造性的角度确立了已有公知技术的内涵。而2001年6月19日最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称《规定》)中在是否中止诉讼的条件中明确提及公知技术。该《规定》第9条第1款第(2)项规定:“被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的”,人民法院可以不中止审理。虽然《规定》对已有公知技术的构成、适用条件等都没有具体规定,但毕竟是第一次以最高人民法院司法解释的名义明确提出了公知技术的概念,并且明确在专利诉讼中被控侵权人可以将公知技术作为不构成侵权的抗辩原则。
    另外,已有公知技术抗辩在国内也已经有大量的司法实践。在审理专利侵权案件时判定已有公知技术抗辩是否成立,全国各地法院不仅在司法实践中大量运用,而且对此也积累了相当的经验,其中有的经过不断总结,已形成了相当完备的规定。如北京市高级人民法院在其《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》(以下简称《见》)中对已有技术(同已有公知技术,笔者注)抗辩的概念、条件和特征等进行了具体的规定。该《意见》虽然不属于司法解释,但是作为地方审判实践的指导性意见,它凝聚了该法院审判委员会集体的智慧,特别是我国第一代专利法官的审判经验。
    关于“已有公知技术”的表述问题。对已有公知技术抗辩原则的构成核心— —已有公知技术本身的表述问题,笔者归纳有以下几种:有的用自由公知技术,有的用已有公知技术,有的用已(现)有技术,也有的用公知技术。不同的表述表达的是不同的内涵。强调自由公知技术区别于已有公知技术的主要目的是:该技术必须是在专利申请日或优先权日前已经公知公用,成为可以自由使用的公知技术。在专利申请日前尚处保密状态或尚未公知公用的已有技术,不能作为已有公知技术抗辩的依据。而在某项专利申请之前他人已有相同或实质上相同的另一项在先专利申请,此时只能视为已有公知技术,但却不是自由使用公知技术,不能作为抗辩的依据。而表述为已有公知技术或现有公知技术及公知技术,则强调不必以是否成为自由公用作为条件限制。
    笔者认为目前采用已有公知技术来表述更为合适,主要是因为在专利法中已经明确采用了已有技术的表述,而《规定》以司法解释的方式已经明确了公知技术的表述,因此结合两个方面的规定,可以统一采用已有公知技术作为司法实践中的表述。该表述不仅考虑到已有公知技术是否包含新颖性与创造性两个方面的特征,而且较其他的表述简单明了、条件宽泛,既考虑了保护专利权利人的利益,同时又照顾到被控侵权人提出抗辩的合法权益,并且在审判实践中易于掌握。
    已有公知技术抗辩原则的法律特征。结合已有公知技术的定义及司法实践,笔者将已有公知技术抗辩原则的特征概括如下:
    1、该技术相对于一项技术的新颖性而言,必须是在专利申请日前已经公知,成为可以为公众使用的技术。有种观点认为,自由公知技术必须符合自由使用的条件,从而排斥包括在先专利技术在内。笔者认为:专利法及《规定》中对已有公知技术本身没有限定条件,该已有公知技术应当既包括自由公知技术,也包括已有公知技术。因为相关的法律、法规并没有对不属于自由公知技术范畴的那部分已有公知技术作出不符合已有公知技术的条件限定,就应视为包括在已有公知技术抗辩的范畴内,否则对认定被控侵权人已有公知技术抗辩的条件太苛刻。而且从理论上讲,“对于已有技术(同已有公知技术,笔者注)抗辩中所引用的已有技术不必附加太苛刻的限制是符合专利法的立法原理的。专利法保护专利权人的垄断权应当主要限于‘这一个’的技术方案,这就意味着专利权人不能简单地将他人的在先技术作为‘这一个’方案的内容。从这个意义上讲,公知公用的技术既然属于公众,自然不能作为专利权中的禁止权行使的对象,但是没有公用,已经公知的技术不能从专利技术的禁止权范围中排除,对于被控侵权的行为人而言也是不公平的。”
    2、该技术相对于一项技术的创造性而言,既可以是与涉案专利技术完全相同或等同的技术,也可以是相关的已有公知技术的简单组合,或者是已有公知技术与本领域普通技术人员的专业技术知识简单组合而成的技术(该组合必须是没有经过创造性劳动且是显而易见的简单组合)。
    有种观点认为,已有公知技术抗辩仅适用于等同专利侵权,不适用于相同专利侵权,相同专利侵权只能通过向专利复审委请求宣告该专利无效的途径解决。另外一种观点则完全相反,认为应当将已有公知技术抗辩仅限于被控侵权产品或方法与已有公知技术完全一致的情况,即参考专利新颖性的标准,而不是参考创造性的标准来判定,否则其实质涉及专利创造性的判定问题。笔者认为上诉两种观点均失之偏颇,实际上既没有必要将被控侵权技术方案和已有公知技术方案以及涉案专利技术方案属于完全相同的情况排除在已有公知技术抗辩之外,也没有必要将被控侵权技术方案和已有公知技术方案构成等同的情况排除在外。首先,关于是否包括相同的情形。专利法及《规定》没有对此限定条件,可以理解为包括被控侵权技术与已有公知技术、涉案专利技术三者的技术方案完全相同或等同的情况。否则强迫当事人通过请求宣告专利无效的途径解决上述问题,增加了当事人的讼累。而且在司法实践中对三者技术方案完全相同的情况,已经有不少法院用已有公知技术抗辩径行予以裁判的成功判例。其次,至于是一个或两个以上的已有公知技术的直接组合,还是已有公知技术加上一个或两个以上简单技术的组合,并不影响最终是否构成等同的认定,只要把握住没有经过创造性劳动且是显而易见的简单组合即可直接认定,没有必要对此附加限制条件。
    有观点认为:由于创造性的认定本身有一定的主观因素,该认定比较复杂,故超过两个以上已有公知技术或加上其他简单技术的组合只能交专利复审委审查,法院对此不宜直接裁判。对此笔者不敢苟同。因为对已有公知技术抗辩中被控侵权技术与已有公知技术是否等同的司法审查而言,判定是否等同不是体现在技术方案组合的数量上,而是体现为是否经过创造性劳动且是否显而易见的简单组合。另外,法院对被控侵权技术与专利技术是否构成等同的判定,其中对被控侵权技术“是否本领域普通技术人员没有经过创造性劳动即能够得出”进行判定时,其对被控侵权技术是否具有创造性已经进行了判定;而被控侵权技术与已有公知技术的等同判定原则与其本质上是一致的。法院审查的是被控侵权技术是否具有创造性,而不是涉案专利技术是否具有创造性。

    已有公知技术抗辩判定的原则及方法
    已有公知技术抗辩判定的指导原则。如何既公平合理地保护专利权人的利益,同时又维护公众利益,法官寻找平衡点均衡各方利益尤显重要。在判定已有公知技术抗辩时必须考虑以下原则:
    公平原则。公平原则是解决专利侵权纠纷的“帝王条款”。法院将已有公知技术从专利的禁止权范围中剔除,只是还原了专利权应有的技术范围,把本不属于专利保护范围的技术特征公平地还给公众,真正体现了公正原则。
    利益均衡原则。法院合理地分配社会的公平和正义,平衡各种社会利益是利益均衡原则的最高追求。该原则强调:一方面要保护专利权人享有的独占权以及由此产生的经济利益,任何对专利权的不法侵犯都应当受到专利法及相关法律的制裁;另外一方面,要求专利权人请求保护并获得经济利益的技术是独到的、具有创造性的,基本不是或根本不是照搬或模仿的。特别是当专利权益与社会公众利益相冲突时,更能够体现法官对利益均衡原则的理解。司法实践中,涉案专利与已有公知技术及被控侵权技术完全相同的案例不是没有,但是更多出现的是被控侵权技术方案与已有公知技术方案等同。对于技术方案完全相同的判定没有争议,本文主要探讨等同的判定问题。
    判定所确定的对比对象。法院在进行等同判定时,主要是在被控侵权技术与已有公众技术之间进行对比。法院针对被控侵权人的抗辩,即被控侵权技术是否使用了与已有公知技术相等同的技术方案,要求当事人围绕该抗辩是否成立进行举证、质证。如果被控侵权技术与已有公知技术相近似构成等同,则已有公知技术抗辩成立,法院不会再去审查与涉案专利技术是否近似的问题,即使被控侵权技术与涉案专利技术近似落入涉案专利技术的保护范围也在所不问。“此时,无需再对原告的权利要求进行解释和侵权的分析比较,因为无论怎样解释权利要求,都不能把被控侵权人使用的已有公知技术变成原告的专利技术。”"因为此时进行对比已经没有任何实际意义了。需要说明的是,法院在确定被控侵权技术与已有公知技术特征具体的对比范围时,会以专利权人指控被控侵权人侵犯的专利技术保护范围为确定被控侵权技术与已有公知技术之间对比范围的参照因素。因为被控侵权人已有公知技术抗辩的内容本身就是对被控侵权的具体技术方案来源于已有公知技术而不是涉案专利技术逐项作出说明,最终证明被控侵权技术等同于已有公知技术。需要特别强调的是,该对比仍然是在被控侵权技术与已有公知技术之间展开的,涉案专利仅是确定对比范围的一个参照因素,而不是被控侵权技术与涉案专利技术两者的直接对比。因此,法院应当仅就已有公知技术与被控侵权技术进行对比判定,没有必要单独对已有公知技术与涉案专利技术对比,或者进行三者的混合对比。目前无论在理论界还是在司法实践中,对已有公知技术抗辩的等同判定大都无例外地陷入了一个误区,即要求就已有公知技术分别与涉案专利技术和被控侵权技术逐一进行比较,以确定已有公知技术在专利技术和被控侵权技术两者之间到底与谁更相似,最后确定是否构成侵权,其实质是把专利复审委关于已有公知技术抗辩无效的行政审查与法院关于已有公知技术抗辩的司法审查合而为一。该理论及判断方法从我国专利法实施至今一直沿用,其可行性并没有引起足够的重视。它实际上是舶来品,并不符合我国专利侵权审查的实际。虽然它在以美国为代表的西方国家专利侵权等同判定审查中被普遍采用,但是这些国家与我国实行专利行政部门与法院并行审查的执法机制存在很大的差异。在这些国家中,对专利的审查权如美国由联邦巡回上诉法院统一行使,法院不仅审查是否构成侵权,而且直接对涉案专利是否有效进行裁判。因此,法院审查的内容不仅涉及已有公知技术与被控侵权技术是否等同,也涉及已有公知技术与涉案专利技术是否等同,最终作出专利有效与否以及被控侵权人侵权与否的判定。我国实行专利授权与无效争议由专利行政部门管理,而专利侵权由法院司法审查的制度,我国法院对已有公知技术抗辩不直接审查涉案专利技术与__已有公知技术是否相同或等同的问题,也无权直接判定专利是否有效。
    等同判定的方法。运用等同原则判定被控侵权技术与已有公知技术是否等同也是专利侵权审判中的难点。关于被控侵权技术与专利技术等同判定的方法,不少专家学者提供了一系列的研究成果,所谓“前人之述备矣”,但是对于被控侵权技术与已有公知技术的等同判定论及较少。
    首先,被控侵权技术与已有公知技术等同判定的原则,与被控侵权技术和专利技术的等同判定原则,除对比对象外其实质几乎是相同的。被控侵权技术和专利技术的等同判定方法,可以在被控侵权技术与已有公知技术等同判定时参考。其次,对于被控侵权技术特征比已有公知技术多一个或以上的技术特征,甚至是少一个或以上的技术特征,不要仅仅局限于数量的多与少,而是要明确被控侵权技术与已有公知技术是否存在实质性的不同,或者表述为是否属于显而易见的不同。“当被告提出自由已有技术抗辩时,可以仿照专利实质审查的过程,将被控侵权的产品或方法归纳成一个技术方案,形成一个权利要求,与已有技术进行比较。如果比较的结果是被控侵权产品或方法具有专利性,则应当认定侵权,
    如果不具有专利性,就不构成侵权。”"被控侵权技术与已有公知技术相比,如果属于实质性的不同,则被控侵权技术与已有公知技术不构成等同,被控侵权人已有公知技术抗辩不成立;如果不是属于实质性的不同,而是相关的已有公知技术的简单组合,或者是已有公知技术加上本领域普通技术人员没有经过创造性劳动的专业技术知识简单组合而成的技术,则被控侵权技术与已有公知技术之间构成等同,被控侵权人的已有公知技术抗辩成立。

    抗辩司法审查与无效行政审查的比较
    对已有公知技术抗辩,法院的司法审查与专利复审委的无效行政审查既有联系也有区别。
两者联系的主要表现。如果被控侵权人在法院规定的答辩期内向专利复审委提出涉案专利因为与已有公知技术相同或等同而无效的申请,按照最高法院关于审理专利纠纷案件的相关规定,法院可以中止审理,等待专利复审委的结论出来后再依据该结论进行裁判。在此情形下,专利复审委的维持涉案专利有效或者宣告无效的结论是法院裁判时的参考。
    两者区别的主要表现。法院的司法审查与专利复审委的无效行政审查性质不同,二者分别属于司法行为与行政行为的范畴。对专利无效申请的审查属于行政执法行为,而专利侵权诉讼的审查属于司法行为。
    法院与专利复审委的职责范围不同。按照我国目前的专利管理体制,只有专利复审委才有权确认专利是否有效,法院不能直接审查专利是否有效。同样地,对是否构成侵权以及侵权责任的承担,虽然目前我国专利法规定专利行政管理部门可以对专利纠纷进行适当的行政调处,但不是由专利复审委进行处理。另外,即使专利行政管理部门的调处结论出来后,当事人不服的仍可以进行诉讼,法院对是否构成侵权及侵权责任的承担具有最终的司法审查权。
    法院与专利复审委审查的对象及方法也不同。对于已有公知技术抗辩,法院审查的对象主要是被控侵权技术与已有公知技术,是就被控侵权技术与已有公知技术是否相同或等同进行对比,进而审查被控侵权人提出的关于被控侵权技术与已有公知技术相同或等同的抗辩是否成立,最后作出被控侵权人是否侵权的判定。法院可以在对被控侵权技术与已有公知技术确定对比范围时,适当地以专利权人指控的侵权技术范围作为确定对比范围的一个参考因素。此时,法院更不应通过将已有公知技术与涉案专利技术进行对比以对涉案专利是否有效进行评判。专利复审委对无效申请的审查对象主要是涉案专利技术与已有公知技术,其方法是涉案专利技术与已有公知技术之间是否构成相同或等同的对比,从而判定涉案专利的新颖性与创造性是否受到破坏,进而判定专利无效申请是否成立,不涉及是否侵权的问题,即专利复审委不应对被控侵权技术与涉案专利技术是否相同或等同进行评判。

    已有公知技术抗辩的法律适用
    已有公知技术抗辩的法律适用,也是一直存在争议的问题。对于被控侵权技术与已有公知技术不构成等同的情形下侵权成立的法律适用的理解比较一致,即适用专利法第五十六条和第五十七条第一款,以及赔偿损失的条款。而对于被控侵权技术与已有公知技术构成等同,不构成侵权的法律适用的理解分歧较大。主要有以下几种意见:一是比照专利法第六十三条第一款不视为侵犯专利权;二是同时适用专利法第二十二条第二款、第三款;三是除适用上述条款外,还包括民法通则第四条关于公平原则的规定。笔者认为,已有公知技术抗辩虽然没有直接的法律规定,但是可以对照相关的法律规定的精神。由于专利法第六十三条第一款采用列举的方式,规定了!种不视为侵犯专利权的表现方式,并没有包括其他方式,故已有公知技术抗辩不属于该条列举的方式之一,对该条不宜适用。在最高法院对此没有作出司法解释前,可以适用民法通则第四条和专利法第二十二条第二款、第三款,对已有公知技术抗辩成立的案件综合作出裁判。
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